一、现行立法情况简介

    日本现行专利法1是从1960年4月1日开始实施、经2003年5月23日最新修订颁布的。日本专利法第68条规定。专利权人有以商业目的实施其获得专利之发明的独占权。但是，当专利权涉及独占许可证时，该规定不适用，此时独占被许可人独占拥有对该获得专利之发明的实施权。又根据第2条之(3)的规定，发明的“实施”是指下述行为：（I）对于产品发明，生产，使用 ，销售，租借，口 品的行为；(ii)对于方法发明，使用其方法的行为；(iii)对于产品生产方法的发明，除前项所列举者外，使用、销售、租借、进口、为销售或租借而展示依方法所生产产品的行为。另外．第100条规定专利权人或独占被许可人．对正在侵害或有可能侵害自己专利权或独占被许可权的人．可以请求停止或制止其侵权行为。第101条则规定了视为侵犯专利权或独占被许可权的行为。根据上述第68条、2条之(3)、100条及101条的规定可知，日本专利法赋予专利权人以进口权。通常，第三方未经专利权人同意而进El其专利产品，将会构成专利侵权。然而，日本专利法却并未涉及权利耗尽问题，没有明确规定，真品的平行进口是否也构成侵权。日本关于专利权耗尽和专利产品平行进121的实践准则．主要是在司法判例过程中形成和发展的。

    日本《禁止私人垄断和维护公平交易法》2(以下简称反垄断法)第19条规定，．任何企业均不得进行不公平交易活动。该法第2条第(9)款及日本公平交易委员会第15号通告，对不公平交易活动作了界定．对再销售实施价格控制、干预竞争者交易活动也在其列。阻止平行进口一般被认为是干预竞争者交易活动的一种情况。事实上，日本反垄断法目前仍对所有私人阻止平行进口行为持敌视态度40日本公平交易委员会于1991年7月11日颁布了《关于分销系统与商业活动的指南》5指南第三部分第三章“平行进口的不合理阻止”中，表明了对平行进口的态度，即：独占进口分销商为了控制产品价格水平而阻止平行进口的行为，包括：阻止平行进口商购买海外市场的真品、阻挠零售商涉足平行进口贸易、诱使批发商不对涉足平行进口贸易的零售商销售产品、通过宣称平行进口商品是赝品而破坏其营销活动、使平行进口贸易陷入困境、拒绝对平行进口产品进行维修等服务、阻挠为平行进口产品所做的广告活动等7种行为，属于不公平交易活动，这些活动都是不合法的。日本公平交易委员会认为，平行进口贸易有利于促进国外产品向国内市场的进口，因此使被许可分销商在定价时面临竞争压力。日本公平交易委员会在推动平行进口方面总是扮演着积极的角色。

    此外，值得注意的是，1998年日本在其海关规则中，将涉及专利产品平行进口的相关规定做了修改6。对专利产品的平行进口作出了明确的规定．且这些规定同样适用于受日本实用新型法和外观设计法保护的产品的平行进口。详见本文“判例解析”部分。二，判例解释

    (一)专利权耗尽原则的国内适用

    1、大阪高等法院2000年12月1日对tissue paper案的二审判决认为．由第三方对与专利产品配套使用的非专利产品进行的重装行为。在耗尽原则下是允许的。

    在该案中，专利权人在其为医院提供的ca动售货机(专利产品)中搭售一种棉纸(非专利产品)。专利权人宣称其保留往自动售货机中重装棉纸的权利。即重装棉纸只能由专利权人来完成。被告是一家公司，该公司往自动售货机中重装了棉纸。在2000年2月3日大阪地方法院对此案的一审判决中。法院认为，原告保留重装棉纸的权利是有效的，第三方重装棉纸的行为构成侵权。然而高等法院二审判决7认为，由于棉纸不是原告的专利产品，所以此种权利的保留是无效的。在耗尽原则下重装棉纸行为是允许的。

    在1997年的BBS案s中，日本最高法院解释耗尽原则时．强调了耗尽原则下必须考虑的两个政策：①自由流通理论．即保证产品在市场上的自由流通；②报酬理论，即保证专利权人获得一次收益的权利。依据自南流通理论，当产品转让时，附属在产品上的知识产权也随之转移给购买人。这与习惯法中的默示许可理论相近。而报酬理论的意义是限制专利权人就同一专利产品获取双份收益。

    如果适用默示许可理论．那么大阪地方法院的判决是正确的：因为产品没有转让，就不能认为知识产权也转移了．因此不能视为专利权耗尽。如果适用报酬理论，将权利耗尽作为平衡专利权人与公众之间利益的公共政策，那么大阪高等法院的结论是正确的：医院可能违反了其与专利权人之间的合同，即重装棉纸只能由专利权人来完成的约定，但是，第三方在重装棉纸时，涉及的只是一个已经权利耗尽的设备，不构成侵权。由于适用不同的理论导致两个矛盾的判决结果出现，日本最高法院对 BBS案的判决。在解决问题的同时也制造了矛盾。

    2、东京高等法院2001年11月29日二审判决“AcyclOVir认为，对专利产品的合法使用行为不构成专利侵权。

    Welcome Foundation Ltd．v．Sawai Seiyaku K．K．1案(亦称“Acyclovir”案)9是继BBS案定论之后，由东京高等法院作出的关于国内耗尽问题的第一例判决”。在该案中．被告从独占被许可人那里合法购买了一种治疗疱疹病毒感染的专利药品。被告分离了其中的活性成分 Acyclovir．并把它重新配制成另一种药品，作为治疗疱疹病毒感染的药品进行销售。专利权人和独占被许可人起诉被告侵犯其专利，宣称分离活性成分的行为构成药品改造．因而超出了(合法获得专利产品的)购买人的权利范围。原告又提出，最高法院在BBS案件中确立的耗尽原则．不适用于购买人改造专利产品的行为。

    东京高等法院同意原告关于耗尽原则不适用于产品改造的观点．但是发现原告的分离活性成分的行为并不构成改造行为，而是一种产品的使用行为。法院认为， Acyclovir只是被分离．且与原告合法购买此产品时基本一致。Acyclovir既没有参与化学反应，也不是由不同的化学反应过程导致的结果。因此，高等法院肯定了东京地方法院关于适用耗尽原则的判决，摒弃了原告的侵权主张。

    法院还强调了区分“允许的修复”与“非法的改造”的客观标准。即被争议产品是否在产品结构、功能、发明结果及产品发明的技术思想等方面与原产品销售时保持一致。

    (二)涉及专利产品修复行为的判例

    1、大阪地方法院1989年4月24日判决的捣碎盘替换案中判定。第三方对专利产品中使用寿命较短的部分进行替换的行为构成侵权。第一个涉及“允许的修复”和“非允许的重造”的案例是关于一种压碎石头的专利设备。这种设备的使用寿命是两到三年，而其中捣碎盘的寿命只有大约一个星期。在大阪地方法院的判决中，认为由第三方对捣碎盘的替换行为构成侵权。

2、东京地方法院2000年8月31日审理的Fuji相机案中判定，对专利产品中必要结构的主要部分进行替代的行为构成侵权。

    第二个涉及允许的修复和非允许的重造的案例是 Fuii Shashin Film K．K．v．K＆J K．K．and K．K．Batofi Non Non案12．该案例引起了广泛的关注”。被告是台湾和韩国的制造商，其从胶片开发公司购买Fuji的一次性相机，而该相机的胶片为研发目的已被取出。被告重新装入胶片，然后将这种经过修复的一次性相机进口到日本。被告提出．当Fuii相机专利权人将一次性相机销售给消费者时，专利权同时耗尽。东京地方法院认为，耗尽理论不适用于丧失功能的专利产品，因而专利权人可以凭借其专利权，对抗经过修复的相机的平行进口。

    为了对专利权人的权利以及对抗非允许的产品重造范围作出界定．法院对产品的“失去效能”作了解释。根据法院的解释，产品“失去效能”不仅指产品不能在物理上再被利用，而且指产品尽管物理上仍可再用，但由于安全原因不能再被利用(例如一次性注射器、一次性隐形眼镜)。

    东京地方法院也试图对允许的修复和非允许的重造(由于对专利产品必要结构的主要部分进行替代导致的)作出区分。在此案中，法院裁定，当从一次性相机的机身移走胶片后，Fuji相机的质量就会严重下降，因为机身就不能再完好地保护胶片免受光的影响。因此，法院判定，一旦胶片被从机身移走后，相机通常就被看作“正在失去效能”。法院也认定胶片是专利产品中一个不可缺少的主要部分。因为被告对这个部分进行了替代，所以法院认为，国内耗尽或国际耗尽理论均不适用于这个案例。

    值得注意的是，该案在美国联邦巡回上诉法院“和新泽西地方法院15却给出了相反的判决结果。美国法院认为，被告的行为是为了保护相机的使用寿命，因此可看作是可允许的修复行为。

    (三)专利权国际耗尽与产品平行进口

    1、大阪地方法院1969年6月9日审理的Brunswick案判定，对专利产品平行进口的行为构成侵权。

    在BBS铝制车轮案例之前，日本只有一个案例涉及专利产品的平行进口问题16该案例是1969年的 Brunswick Corp．v．Orion Kogyo，k．k．17涉及保龄球的自动安装设备。Brunswick是一家美国公司，持有该设备相应的澳大利亚专利和日本专利。被告人在澳大利亚购买了22套二手设备，然后经由香港进口到日本。Brunswick在大阪地方法院就侵犯日本专利提起诉讼。虽然法院推定关于这些二手设备的澳大利亚专利权在产品的第一次合法销售中已经在澳大利亚耗尽，但是由于Brunswick给予的许可权并没有包含在日本的产品使用或进口，所以认为。原告对日本专利权的实施并不受该产品在澳大利亚合法销售的影响。其时，国际耗尽适用于与商标相关案件的平行进口已被普遍认可18，但法院不接受被告关于国际耗尽应该扩展到专利产品平行进口的辩护。其后25年中．该案的判决原则一直被作为审理专利产品平行进口案件的司法准则。

    2、日本最高法院1997年7月1日终审判决BBS案中判定。专利产品平行进口不构成侵权。

    1997年日本最高法院审理的BBS诉Jap AutoProducts判决案中，法院作出了专利权国际耗尽和允许专利产品平行进口的终审判决，该判决是世界上最早的由最高法院作出的专利权国际耗尽的判决。法院坚持有条件的国际耗尽。如果专利产品在国外被首次投放市场时，专利权人对首次购买人附加了关于禁止进口到日本的限制性条款，此时专利权没有耗尽，平行进口被禁止；否则不能阻止平行进口。

    日本最高法院一方面想开放日本平行进口的市场，另一方面又觉得东京高等法院的理论(专利权耗尽理论)会招致太多的批评，所以选择默示许可理论作为折衷的解决方法，既允许平行进口但又没有完全剥夺专利权人阻止平行进口的权利。

    作为对BBS一案判例原则的响应，1998年日本大藏省(Ministnr of Finance)在海关规则中对平行进口的相关规定作如下修改：

    a)由专利权人或其相关方(以下统称专利权人)在国外投放市场、且由第三方进口到日本的专利产品，只在下列情形下．才构成对日本国内专利权人进口权的侵权：①在进口商获得专利产品的交易发生之前，专利权人和进口商之间已经约定，该产品不得向日本进口；②进口商从第三方获得专利产品，在这一交易行为发生之前，专利权人和进口商约定产品不得向日本进口，且这种限制清楚地标示在专利产品上。b)用于作为证据，证明在交易发生前已经存在这种进口限制的文件，可以是合同文本或其他文件。c)“产品不得因经营目的销往日本”的意思表示，在产品出售时应清楚地刻印或标记在产品本身、产品包装、封口或标签上，并且，这种意思表示容易被购买人理解。在这种情况下，产品销售时所作的标示可以视为是进口时所做的标示。

    可能由于上述修改的原因，目前还没有出现更多的关于专利产品平行进口的案例。   

    从BBS案判决似乎可以得出，如果专利权人或独占被许可人在其专利产品上作出“产品不得销往日本”的明确标示．就可以阻止平行进口。但是，反垄断法和日本公平交易委员会的规定，又在相当程度上削减了上述判决原则的效力。

三，日本国内理论观点透视

    自1997年BBS案判决以来，出现了大量关于权利耗尽和平行进口的争议。尽管专利产品的默示许可理论已被日本法院和许多学者认同和支持，但是在日本国内理论界仍然有一些不同的观点和讨论，主要有：

    (一)反对专利产品的平行进口

    在国际知识产权保护协会1999年19“专利权国际耗尽”和2001年“工业产权国际耗尽”的会议上，日本研讨小组认为，必须允许专利权人行使其权利，对抗来自日本国外合法销售商品的平行进口。他们认为，必须给予专利权人在每个市场充分自由的定价权利，才能使其最有效地收回研发成本。

    日本研讨小组认为，有两个原则需要权衡：①商品在不同国家之间的自由流通原则；②保护并促进发明、创新和研发投资的原则。前者的理论基础是：贸易保护主义会导致资源分配的低效率。后者旨在促进研究的发展，就社会利益来讲有助于推动技术进步。

    他们认为，在任何情况下，从发明人到平行贸易商的收入转移既不利于产品生产效率的提高也不利于创新的发展。因此，国际耗尽不应该成为专利的规则。如果在某种事实面前国内耗尽或区域耗尽可能会导致令人不满的效果，那么，可以通过引用默示许可的例外来解决。特别情况下．如价格被限制时(尤其在药品市场上，这种情况经常发生)，工业企业往往不能通过更有效率地分配资源对平行贸易作出反应。这种情况下，专利权的国际耗尽将会产生不能容忍的对竞争的扭曲，并会破坏发明人取得对其研发投资公平回报的可能性。

    (二)认为是否允许平行进口应视情况而定

    北卡罗来纳州立大学的David Flath和日本京都大学的Tatsuhiko Nariu20为，对于是否允许平行进口应该区分两种情况区别对待：如果制造商或被许可人阻止平行进口只是为了实现国家间价格歧视的目的．那么法院允许平行进口的判决会导致产品价格降低，国家福利提高：如果独占被许可人或分销商有较强的经济激励去从事增加投资、降低成本的创新行为或维持营销体系的有效性．而推动这种激励需要专利权人或制造商有效地阻止平行进口的发生，那么法院允许平行进口的判决会挫伤前三者的积极性，是无益的。

    (三)关于竞争降低及法律冲突的讨论

    日本Morrison＆Foerster东京办公室的Jinzo Fuji— no21提出了如下疑问：

    1、竞争的降低

    日本最高法院并没有详述“合同”和“标示”的理论依据。因此，关于最高法院在建立这些理论时多大程度上考虑了现实中的平行进口事务。是不清楚的。事实上．对专利权人来讲，如果他希望阻止专利产品在日本的再销售。那么在BBS案判决后这会变得更容易。专利权人在与购买人的谈判中，其地位会变得更有利。相反，只有当专利产品被允许在拟进口国家(如日本)再销售时．作为平行进口商的购买人才会购买该专利产品。否则，他将不愿意冒着侵犯日本专利的风险去从事平行进口贸易。在专利权人和购买人之间讨价还价力量出现重大差别时．应该考虑使用衡平原则来保护购买人的弱势地位。

    当然，专利权人也不愿意让其分销商受到平行进口的冲击，专利权人会强烈地要求购买人同意。不向已经有分销商的日本再销售其专利产品。如果存在这种情况，购买人将不得不放弃日本作为一个平行进口的市场。毫无疑问，这并不影响专利产品的流通，但是日本国内分销商的销售渠道可以获得安全保证．以高于平行进口商品的价格出售。因此，新规则最终将可能使13本的平行进口市场关闭，而这似乎与自由竞争原则及法院开放平行进口市场的初衷相悖。

    2、法律上的矛盾

    新的专利权耗尽原则可能导致专利法和合同法的矛盾出现。法院在裁定国际耗尽属于日本专利法管辖的国内事务的同时，也建立了一种阻止国际耗尽适用的机制。专利权人可以通过在其专利产品上标示“不得销往日本”，来阻止国际耗尽的适用。这似乎显示合同优于专利权耗尽原则。“没有耗尽的专利权”与“适用耗尽的专利权”相比，具有更广泛的排他性。因此，专利权人就会依据最高法院的判例原则来避免专利权国际耗尽的发生。现存的规则表明，专利权排他性的范围是由专利法确定的。如果赋予专利权人通过合同控制专利权排他性范围的权利，就会与此相矛盾。

    尽管1997年的BBS案判决已经做出了允许专利产品平行进口的决定，但是关于专利权耗尽和产品平行进口的问题仍然存在。一方面，默示许可理论的存在可能会导致产品平行进口的发生，另一方面，专利权人又用合同的形式对平行进口进行限制，然而这种限制又可能与反垄断法和日本公平交易委员会的规定相抵触，这些矛盾如何解决，尚待观察。

    注释：

    1．Japanese patent law．http：／／www．1ise．jp／honyaku／jplen- glish．html Amendments tO Japanese Patent Law．http：／／www． ondatechno．corn／English／news20040204．html．

    2．Act Concerning Prohibition of Private Monopohzati— on and Maintenance of Fair Trade．http：／／www2．jftc．go．jp／ e—page／legislation／anfimonopoly．html．

    3．Designation of Unfair Trade Practices．http：／／www2． jftc．go．jp／e—page／legislation／unfair．html．

    4．Parallel Imports and the Japan Fair Trade Commissi— on，Page 9．http／／www一1．gsb．columbia．edu／japan／pdf／ WP202．pdf

    5．Guidelines Concerning Distribution Systems and Bus—— iness Practices，Page 35～38．htt：／／www2．jffc．go．jp／e—page／ guideli／distributionGL．pdf

    6．See also：Christopher Heath，Exhaustion and Parallel

Imports in Japan，  in Christopher Heath  (Editor)< PARAILEL IMPORTS IN ASIA>，51-71，at 71，  KluwerLaw International，Hague，2004．

    7．Osaka High Court，1 December 2000(unreported)， Case WA 11089／1998一“Tissue Paper”．

    8．Supreme Court，1 July 1997，29 IIC 331(“BBSWheels III”．

    9．Tokyo District Court，18 January 2001，confirmed

by Tokyo High Court，29 November 2001，  15 Law& Technology 83(2002((“Acyclovir”．

    10．Toshiko Takenaka，Isolating Ingredients from LegLegally Purchased Pharmaceutical Compound is Within Authority of Owner．http：／／www．1aw．washington．edu／casrip／ newsletter／newsv9iljpl．pdf

    11．Osaka District Court，24 April  1989，21-1 Mutaish?279．

    12．Interiminjunctionf 6 June 2000，1712 Hanrei Jih?175，decision in the main action：Tokyo DistriCt Court，31August 2000，unreported(“Fuji Camera”)．

    13．Toshiko Takenaka，Reconditioning a Disposable Camera is Infi'ingement．http：／／www．1aw．washington．edu／ casrip／newsletter／newsv7i3jp2．pdf．

    14．Federal Circuit，Jazz Photo Corporation V．U．S．

  Intemational Trade Commission，264 F．3d 1094(2001)．

    15．New Jersey District Court，Fuji Photo Film v．Jazz

Photo Corporation，25 February 2003，1614 Patent，Trade— mark and Copyright Joumal 447(2003)．

    16．Nanao Naoko，Koyama Takahiro，and Sudo Hiro— mi，Decisions 011 Parallel Imports of Patented Goods．The

Journal ofLaw and Technology，1996，volume 36，No．3， Page 567~569．

    17．Osaka District Court，9 June 1969，1 Mutaish?160

(“Brunswick”)．

    18．六十年代，日本曾就平行进口采取过严厉的措施，日本海关和法院经常对进口人颁发禁止令．以限制平行进口，但自从“派克”钢笔案后，日本逐渐放宽了对商标产品的平行进口。“派克”案由大阪地方法院于1970年2月27日判决，法院在Parker商标案审理中改变了以往对平行进口的态度，首次提出平行进口问题与地域无关。允许商标产品的平行进口。

    19．International Exhaustion of Patent Rights&Intern- ational Exhaustion of Industrial Property Rights．http：／／www． aippi．org．

    20．David Flath and Tatsuhiko Nariu，Parallel Imports

and the Japan Fair Trade Commission，Page 1．http：／／www一1．gsb．columbia．edu／japan／pdf／WP202．pdf．

    21．Jinzo Fnjino，Para]Jd Imports of Patented Goods： The Supreme Court Talks about Its Legality，Page 6--7．http://www. okuyama．com．

作者：余翔  武兰芬  姜军